CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. YVES BOT
presentadas el 12 de mayo de 2011 (1)
Asuntos acumulados C‑400/09 y C‑207/10
Orifarm A/S,
Orifarm Supply A/S,
Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, en liquidación,
Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (asunto C‑400/09)
contra
Merck & Co. Inc.,
Merck Sharp & Dohme BV,
Merck Sharp & Dohme
y
Paranova Danmark A/S,
Paranova Pack A/S (asunto C‑207/10)
contra
Merck Sharp & Dohme Corp.,
Merck Sharp & Dohme,
Merck Sharp & Dohme BV
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Højesteret (Dinamarca)]
«Marcas – Directiva 89/104/CEE – Artículo 7, apartado 2 – Reenvasado de un producto farmacéutico que constituye el objeto de una importación paralela – Criterios pertinentes a efectos de la apreciación de las violaciones de un derecho de marca»
1. En los presentes asuntos, se plantean al Tribunal de Justicia peticiones de decisión prejudicial que versan sobre la interpretación del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, (2) así como sobre la jurisprudencia relativa a la misma, en particular las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, (3) de 3 de diciembre de 1981, Pfizer, (4) así como de 11 de julio de 1996, MPA Pharma, (5) y Bristol-Myers Squibb y otros. (6)
2. En estas sentencias, el Tribunal de Justicia precisó las condiciones en que un importador paralelo puede comercializar medicamentos reenvasados que llevan una marca, sin que el titular de la marca pueda oponerse a ello. Las cuestiones que el Højesteret (Tribunal Supremo) (Dinamarca) plantea al Tribunal de Justicia tratan sobre una de estas condiciones, a saber, la de indicar en el nuevo envase la identidad del reenvasador. Estas cuestiones están dirigidas en esencia a saber si esta condición exige que se indique el nombre de la empresa que lleva materialmente a cabo el reenvasado o bien si basta con mencionar el nombre del titular de la autorización de comercialización del medicamento objeto de importación paralela, que cursa las instrucciones de compra y de reenvasado a la empresa que efectúa dicho reenvasado.
3. En las presentes conclusiones, me pronunciaré a favor de la segunda opción de la alternativa. Por tanto, propondré al Tribunal de Justicia que declare que el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe ser interpretado en el sentido de que el motivo basado en la falta de mención en el envase de un producto reenvasado de la empresa que ha realizado materialmente el reenvasado del mismo no permite a un titular de marca oponerse a la comercialización de dicho producto si figura, al lado del nombre del fabricante, el nombre de la empresa que controla la operación de reenvasado y que asume la responsabilidad de la misma.
I. Marco normativo
4. El artículo 5 de la Directiva 89/104, titulado «Derechos conferidos por la marca», prevé:
«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:
a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.
3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:
a) poner el signo en los productos o en su presentación;
b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;
c) importar productos o exportarlos con el signo;
d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
[…]»
5. A tenor del artículo 7 de la citada Directiva, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca»:
«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»
6. La Directiva 89/104 fue derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, (7) que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008. No obstante, los litigios principales siguen rigiéndose, habida cuenta de la fecha de los hechos, por la Directiva 89/104.
7. Los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104 han sido respectivamente transpuestos al Derecho danés por los artículos 4 y 6 de la Ley relativa a las marcas (Varemærkeloven). (8)
II. Litigios principales y cuestiones prejudiciales
A. Asunto C-400/09
8. Las sociedad Orifarm A/S (en lo sucesivo, «Orifarm»), Orifarm Supply A/S (en lo sucesivo, «Orifarm Supply»), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, en liquidación (en lo sucesivo, «Handelsselskabet») y Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (en lo sucesivo, «Ompakningsselskabet») forman parte del grupo Orifarm, que es el más importante importador paralelo de medicamentos de los países nórdicos y que en 2008 era el mayor proveedor de medicamentos de las farmacias danesas. La sede central del grupo se halla en Odense (Dinamarca).
9. Orifarm y Handelsselskabet eran o son titulares de autorizaciones de para la comercialización y venta de los medicamentos controvertidos, mientras que Orifarm Supply y Ompakningsselskabet, cuyo nombre era Medipack A/S (en lo sucesivo, «Medipack») en el momento del reenvasado y de la venta de los preparados de que se trata, se encargaban del reenvasado físico y eran o son titulares de la autorización de reenvasado.
10. Todas las cuestiones relativas a la adquisición, presentación, manipulación y venta incumben a Orifarm, mientras que Ompakningsselskabet compra y reenvasa los productos, y asume la responsabilidad del respeto de las directrices del Lægemiddelstyrelsen (Agencia danesa de medicamentos) destinadas a los reenvasadores. Ompakningsselskabet (Medipack) cuenta con 210 trabajadores en los ámbitos de la logística, el mantenimiento de existencias y el reenvasado material, mientras que Orifarm tiene de 15 a 20 trabajadores que se ocupan sobre todo de la comercialización de los medicamentos.
11. Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV y Merck Sharp & Dohme (en lo sucesivo designadas conjuntamente «Merck») forman parte del grupo Merck. Este es uno de los mayores grupos mundiales de fabricación de medicamentos originales.
12. El grupo Merck Sharp fabricó los medicamentos controvertidos, que el grupo Orifarm importó de forma paralela al mercado danés. El grupo Merck es asimismo titular de los derechos de marca relativos a dichos productos o bien es la parte facultada para instar actuaciones judiciales en virtud de los contratos de licencia celebrados con los titulares de las marcas.
13. Desde el comienzo de la importación paralela y de la comercialización de medicamentos, Orifarm y Handelsselskabet se han presentado como reenvasadores en el envase de los medicamentos controvertidos respecto a los que disponían de autorizaciones de comercialización, pese a que el reenvasado físico fue realizado, según el caso y en función de las instrucciones impartidas por Orifarm y/o Handelsselskabet, por Ompakningsselskabet (Medipack), Orifarm Supply o por reenvasadores externos. Sin embargo, este último supuesto no se ha dado en los presentes autos.
14. Si bien a partir de 2006 el grupo Orifarm comenzó a colocar la indicación «Reenvasado por Medipack A/S para Orifarm A/S» en los productos del grupo Merck, el asunto principal versa sobre medicamentos en cuyo envase no figuraba el autor material del reenvasado, sino únicamente los nombres del titular de la autorización de comercialización y del fabricante, con una mención del tipo:
«Importado y reenvasado por Orifarm A/S […]
Fabricante: Merck Sharp & Dohme»
15. Merck interpuso ante el Sø- og Handelsretten («Tribunal marítimo y mercantil») dos recursos contra Orifarm y Orifarm Supply, respectivamente, así como contra Handelsselskabet y Ompakningsselskabet, en los que censuraba la falta de mención del autor material del reenvasado en el envase de los medicamentos controvertidos. En sentencias dictadas respectivamente el 21 de febrero de 2008 y el 20 de junio de 2008, el Sø- og Handelsretten declaró que las partes demandadas vulneraron los derechos de marca de Merck al no indicar el reenvasador efectivo y las condenó a abonar una indemnización pecuniaria a Merck.
16. Al conocer de los recursos de casación interpuestos por Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet y Ompakningsselskabet contra estas sentencias del Sø- og Handelsretten, el Højesteret decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1) Se solicita al Tribunal de Justicia que aclare si las sentencias MPA Pharma/Rhône-Poulenc Pharma, […], y Bristol-Myers Squibb y otros[…], […] [antes citadas], deben interpretarse en el sentido de que un importador paralelo, que es el titular de la autorización de comercialización de un medicamento que ha sido objeto de una importación paralela y posee información sobre dicho medicamento, y que cursa instrucciones a otra empresa sobre la compra y reenvasado de un medicamento, el diseño detallado del envase del producto y los preparativos en relación con el producto, vulnera los derechos del titular de la marca al figurar él mismo –y no la empresa independiente que es titular de la autorización de reenvasado, ha importado el producto y ha llevado a cabo el reenvasado físico, incluida la colocación o nueva colocación de la marca del titular– como reenvasador en el envase exterior del medicamento importado de forma paralela.
2) Se solicita al Tribunal de Justicia que aclare si reviste importancia para responder a la primera cuestión el que pueda suponerse que, cuando el titular de la autorización de comercialización se indica a sí mismo como reenvasador en lugar de a la empresa que físicamente llevó a cabo el reenvasado, no existe riesgo de que el consumidor o usuario final sea inducido erróneamente a suponer que el titular de la marca es responsable del reenvasado.
3) Se solicita al Tribunal de Justicia que aclare si reviste importancia para responder a la primera cuestión el que pueda considerarse que el riesgo de inducir erróneamente al consumidor o al usuario final a suponer que el titular de la marca es responsable del reenvasado queda excluido si la empresa que físicamente llevó a cabo el reenvasado es indicada como reenvasador.
4) Se solicita al Tribunal de Justicia que aclare si para responder a la primera cuestión sólo reviste pertinencia el riesgo de que el consumidor o usuario final pueda ser inducido erróneamente a suponer que el titular de la marca es responsable del reenvasado, o si son también pertinentes otras consideraciones relativas al titular de la marca, por ejemplo: a) que la entidad que lleva a cabo la importación y el reenvasado físico y pone o vuelve a poner la marca del titular de la marca en el envase exterior del producto vulnera potencialmente por cuenta propia la marca del titular de la marca al obrar de este modo, y b) que pueda deberse a factores de los que ha responder la entidad que llevó a cabo físicamente el reenvasado el hecho de que dicho reenvasado afecte al estado original del medicamento o que la presentación del producto reenvasado sea tal que debe suponerse que perjudica la reputación del titular de la marca (véase, entre otras, la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros[…], antes citada).
5) Se solicita al Tribunal de Justicia que aclare si para responder a la primera cuestión reviste pertinencia el que el titular de la autorización de comercialización, que se ha indicado a sí mismo como reenvasador, en el momento de la notificación del titular de la marca antes de la venta prevista del medicamento importado de forma paralela una vez reenvasado, pertenezca al mismo grupo que el reenvasador real (sociedad hermana).»
B. Asunto C-207/10
17. Paranova Danmark A/S (en lo sucesivo, «Paranova Danmark») y Paranova Pack A/S (en lo sucesivo, «Paranova Pack») son filiales de Paranova Group A/S, que se dedica a la importación paralela de medicamentos en Dinamarca, Finlandia y Suecia. El grupo tiene su sede en Ballerup (Dinamarca), donde se encuentran también las dos filiales.
18. Paranova Danmark es titular de la autorización de comercialización de los medicamentos controvertidos.
19. Paranova Pack se encarga del reenvasado para todo el grupo y, por tanto, realizó el reenvasado físico de los medicamentos controvertidos. Es titular de la autorización de reenvasado de los medicamentos.
20. Todas las cuestiones relativas a la selección de productos para su venta y compra y a las solicitudes de autorización de comercialización, incluido el diseño de los envases, son competencia de Paranova Danmark. Paranova Pack se encarga de la compra y el reenvasado efectivos de los medicamentos con arreglo a los requisitos establecidos para las empresas de reenvasado por el Lægemiddelstyrelsen y los comercializa con arreglo a la legislación en materia de medicamentos asumiendo la responsabilidad al respecto. El experto que se encargó de la puesta al consumo final del lote trabajaba al principio para Paranova Danmark y fue trasladado en un determinado momento a Paranova Pack. En 2003, Paranova Danmark empleaba a 11 trabajadores, mientras que Paranova Pack empleaba a 164 personas. Esta distribución se mantuvo además durante el resto de los años pertinentes en los presentes asuntos.
21. Paranova Danmark se ha presentado como reenvasador en el envase de los medicamentos controvertidos, para los que disponía de autorizaciones de comercialización, pese a que el reenvasado físico fue realizado, según el caso, por Paranova Pack o por reenvasadores ajenos al grupo Paranova. Sin embargo, este último supuesto no se produjo en los presentes autos.
22. Merck fabricó los medicamentos controvertidos que el grupo Paranova importó de forma paralela en Dinamarca. Merck es también el titular de los derechos de marca de los productos controvertidos objeto de importación paralela o bien es la parte facultada para emprender acciones judiciales derivadas de los contratos de licencia celebrados con los titulares de las marcas.
23. Merck interpuso dos recursos contra Paranova Danmark y Paranova Pack, en los que censuraba la falta de mención del autor material del reenvasado en el envase de los medicamentos controvertidos. A raíz de estos recursos, se prohibió a Paranova Danmark y Paranova Pack –mediante auto de 26 de octubre de 2004 dictado por el Fogedretten i Ballerup, confirmado en apelación el 15 de agosto de 2007 por el Sø- og Handelsretten, y por sentencia de este último órgano jurisdiccional de 31 de marzo de 2008, respectivamente– vender dichos medicamentos, pues su envase no indicaba el verdadero reenvasador.
24. Al conocer de los recursos de casación interpuestos por Paranova Danmark y Paranova Pack contra estas sentencias del Sø- og Handelsretten, el Højesteret decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1) ¿Deben interpretarse el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE […], y la jurisprudencia relacionada, en particular las sentencias […] Hoffmann-La Roche/Centrafarm, […] Pfizer/Eurim-Pharm, y […] Bristol-Myers Squibb y otros[…], [antes citadas], en el sentido de que el titular de una marca puede invocar dichas disposiciones para impedir que la empresa comercializadora de un importador paralelo, titular de la autorización de comercialización de un medicamento en un Estado miembro, venda dicho producto con la indicación de que lo reenvasa la empresa comercializadora, aunque ésta haya encargado el reenvasado a otra empresa, la empresa reenvasadora, que recibe instrucciones de la empresa comercializadora sobre la compra y el reenvasado del medicamento, el diseño detallado del envase y otros aspectos relativos al producto, y que es titular de la autorización de reenvasado y vuelve a poner la marca en el nuevo envase durante el proceso de reenvasado?
2) ¿Resulta relevante para responder a la primera cuestión el que pueda suponerse que el consumidor o usuario final no es inducido a error en lo que respecta al origen del producto y no será inducido a creer que el titular de la marca es responsable del reenvasado como consecuencia de la inclusión por el importador paralelo del nombre del fabricante en el envase junto a la indicación descrita de la empresa responsable del reenvasado?
3) Para responder a la primera cuestión, ¿resulta únicamente relevante el riesgo de que el consumidor o usuario final pueda ser inducido erróneamente a suponer que el titular de la marca es responsable del reenvasado, o son también pertinentes otras consideraciones relativas al titular de la marca, por ejemplo: a) que la entidad que efectivamente lleva a cabo la compra y el reenvasado y vuelve a poner la marca de dicho titular en el envase del producto vulnere con ello potencialmente por sí misma los derechos de marca del titular de la marca, y que esto pueda deberse a factores de los que es responsable la entidad que materialmente llevó a cabo el reenvasado, b) que el reenvasado afecte al estado original del medicamento o c) que la presentación del producto reenvasado sea tal que pueda considerarse perjudicial para la reputación de la marca o de su titular?
4) Si al responder a la tercera cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia declara que debe también tenerse en cuenta el hecho de que la empresa reenvasadora vulnere potencialmente por sí misma los derechos de marca del titular de la marca, se solicita al Tribunal de Justicia que indique si resulta relevante para dicha respuesta el hecho de que la empresa comercializadora y la empresa reenvasadora del importador paralelo sean solidariamente responsables con arreglo a la legislación nacional de la vulneración de los derechos de marca del titular de la marca.
5) ¿Resulta relevante para responder a la primera cuestión que el importador paralelo que es titular de la autorización de comercialización y se ha designado a sí mismo como responsable del reenvasado, en el momento de la notificación del titular de la marca previamente a la venta prevista del medicamento reenvasado, pertenezca al mismo grupo que la empresa que ha llevado a cabo el reenvasado (sociedad “hermana”)?
6) ¿Resulta relevante para responder a la primera cuestión que la empresa reenvasadora figure como el fabricante en el prospecto?»
III. Análisis
25. Las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia por el Højesteret, que procede examinar de forma conjunta, (9) están dirigidas, en esencia, a saber si el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe ser interpretada en el sentido de que el motivo basado en la falta de mención en el envase de un producto reenvasado de la empresa que ha realizado materialmente el reenvasado del mismo permite o no a un titular de una marca oponerse a la comercialización de dicho producto si figura, junto al nombre del fabricante, el nombre de la empresa que controla la operación de envasado y asume la responsabilidad de la misma.
26. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al reenvasado de medicamentos que llevan una marca, realizados por importadores paralelos sin autorización del titular de la marca, encuentra sus raíces en la sentencia Hoffmann-La Roche, antes citada, que formuló los principios rectores en la materia. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia abordó la problemática desde el punto de vista de la prohibición de medidas restrictivas a la importación prevista en el artículo 30 del Tratado CEE y de la justificación de tales medidas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, prevista en el artículo 36 del Tratado CEE.
27. El Tribunal de Justicia declaró en dicha sentencia que el artículo 36 del Tratado CEE sólo admite excepciones a la libre circulación de mercancías en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial y comercial. En este contexto ha de tenerse en cuenta la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia. Esta garantía de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda estar seguro de que el producto de marca que se le ofrece no ha sido objeto, en una fase anterior de su comercialización, de una intervención, realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca, que haya afectado al estado original del producto.
28. En consecuencia, según el Tribunal de Justicia, el derecho que se reconoce al titular de una marca de oponerse a cualquier utilización de la misma que pueda falsear la garantía de procedencia así entendida forma parte del objeto específico del derecho de marca, y, por consiguiente, está justificado de acuerdo con la primera frase del artículo 36 del Tratado CEE reconocer al titular la facultad de oponerse a que un importador de un producto de marca, después de reenvasar el producto, coloque ésta en el nuevo embalaje, sin autorización del titular. (10)
29. Del apartado 14 de la sentencia Hoffmann-La Roche, antes citada, se desprende que está justificado, en el sentido de la primera frase del artículo 36 del Tratado CEE, que el titular de un derecho de marca, protegido simultáneamente en dos Estados miembros, se oponga a que un producto, lícitamente designado con la marca en uno de estos Estados, sea comercializado en el otro Estado miembro tras haber sido reenvasado en un nuevo envase en el que un tercero ha colocado la marca. Asimismo, de dicha sentencia se desprende, que no obstante, dicha oposición constituye una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros, en el sentido de la segunda frase del artículo 36 del Tratado CEE:
– si se acredita que la utilización del derecho de marca por parte del titular, habida cuenta del sistema de comercialización aplicado por éste, contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;
– si se demuestra que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto;
– si el titular de la marca ha sido previamente advertido de la comercialización del producto de envasado, y
– si se indica en el nuevo embalaje quién ha reenvasado el producto. (11)
30. Es la interpretación de esta última condición lo que constituye el núcleo de los presentes asuntos. En el apartado 12 de la sentencia Hoffmann-La Roche, antes citada, el Tribunal de Justicia justificó la existencia de dicha condición, así como aquella que consiste en advertir previamente al titular de la marca, a la vista del interés de este último en que el consumidor no sea inducido a error sobre la procedencia del producto.
31. En su jurisprudencia posterior, el Tribunal de Justicia desarrolló y precisó las condiciones que el importador paralelo debe respetar para poder realizar un reenvasado de medicamentos de marca. Y lo ha hecho en relación con el artículo 7 de la Directiva 89/104, que ha regulado de forma completa la cuestión del agotamiento del derecho de marca en cuanto atañe a los productos comercializados en el interior de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia ha indicado a este respecto que debe considerarse que el artículo 7 de dicha Directiva, al igual que el artículo 36 del Tratado, tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común, por lo que ambas disposiciones, que persiguen el mismo resultado, deben interpretarse de la misma manera. (12)
32. Al desarrollar y precisar los principios formulados en la sentencia Hoffmann-La Roche, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró, pues, en su sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, que el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca, a menos que concurran varios requisitos, entre los que se encuentran, por cuanto interesa en el marco de los presentes asuntos, que «se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste, [(13)] debiéndose imprimir estas indicaciones de manera que sean comprensibles para una persona con una vista normal y un grado de atención normal. Asimismo, el origen de un artículo suplementario que no proceda del titular de la marca debe indicarse de manera que disipe cualquier impresión de que el titular de la marca es responsable de tal artículo. En cambio, no es necesario indicar que el reenvasado se ha realizado sin autorización del titular de la marca». (14)
33. La justificación de esta condición aparece claramente en el apartado 70 de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada. Se trata de proteger el interés del titular de la marca en que el consumidor o el usuario final no pueda ser inducido a creer que él es el responsable del reenvasado.
34. Pues bien, a mi juicio, este interés queda preservado, puesto que figura claramente en el envase del medicamento el nombre de la empresa responsable del reenvasado, (15) así como el del fabricante. Esta diferenciación puede disipar toda duda en la mente del consumidor sobre las funciones específicas de estas dos entidades en la fabricación y el reenvasado del producto. Lo que importa es, por un lado, que el consumidor sepa quién es el responsable de la operación de reenvasado y a quién pueden imputarse los eventuales defectos del producto generados por esta operación y, por otro lado, que tenga la convicción de que la operación de reenvasado no se ha efectuado bajo el control del titular de la marca.
35. Basta a este respecto con que se mencione el nombre de la empresa que controla la operación de reenvasado, al impartir a la empresa ejecutante las instrucciones que debe seguir, y que asume la responsabilidad de esta operación. Si se trata del importador paralelo, la indicación según la cual el producto es reenvasado por este último bastará, pues, para evitar toda confusión en la mente de los consumidores y para permitir a estos últimos, así como al titular de la marca, saber quién ha dirigido la operación de reenvasado. En cambio, si resulta que esta operación ha sido realizada de forma plenamente independiente por una empresa de reenvasado y que ésta asume la responsabilidad de la misma, entonces será el nombre de esta última el que deba figurar en el envase junto al del fabricante.
36. Dado que «el autor del reenvasado» en el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, hace referencia a la empresa que controla la operación de reenvasado y que asume la responsabilidad del mismo, es a esta última a la que incumbe velar por que el reenvasado no afecte al estado originario del producto contenido en el envase y por que el producto reenvasado no sea presentado de un modo que pueda perjudicar a la reputación de la marca.
37. La cuestión de si, en los asuntos principales, la empresa que ha sido mencionada en el envase de los medicamentos como autor del reenvasado ha dirigido la operación de reenvasado y asume la responsabilidad de la misma es una cuestión fáctica que debe resolver el órgano jurisdiccional remitente. Al objeto de delimitar las relaciones que mantienen el importador paralelo y la empresa de reenvasado, es importante comprobar quién establece las modalidades concretas de reenvasado. A este respecto, la circunstancia de que las dos empresas pertenecen al mismo grupo no me parece determinante, sino que únicamente puede revestir un valor indiciario sobre la naturaleza de las relaciones entre estas empresas.
38. Exigir que, cuando la empresa que controla la operación de reenvasado y que asume la responsabilidad del mismo y la que efectúa el reenvasado físico constituyen dos entidades diferentes, se indique el nombre de esta última iría, a mi juicio, más allá de lo necesario para impedir que el consumidor pueda ser inducido a creer que el titular de la marca es responsable del reenvasado.
39. Merck sostiene, en cambio, que la información a los consumidores debe ser lo más completa posible y que, en consecuencia, la protección de éstos exige que el envase de un medicamento mencione el nombre del autor material del reenvasado.
40. Frente a este intento de crear un motivo adicional que permita a un titular de una marca oponerse a importaciones paralelas de medicamentos, conviene recordar, como hicieron antes que yo los Abogados Generales Jacobs (16) y Sharpston, (17) que, en el contexto del Derecho de marcas, toda excepción al principio de la libre circulación de mercancías debe interpretarse de forma estricta y sólo puede invocarse para justificar excepciones que sean necesarias para salvaguardar el objeto específico de un derecho de propiedad industrial. Así pues, en cuanto excepción al principio de la libre circulación de mercancías, el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse de forma estricta.
41. Como señaló claramente el Tribunal de Justicia en su sentencia de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y otros, (18) «aunque sea posible establecer excepciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en los casos en que el titular de una marca, haciendo uso de su derecho, se oponga al reenvasado de medicamentos importados de forma paralela, ello es así en la medida en que dicha facultad permite al titular proteger los derechos comprendidos en el objeto específico del derecho de marca, entendido a la luz de la función esencial de ésta». (19) Dado que un titular de una marca invoca, para oponerse al reenvasado de medicamentos importados de forma paralela, motivos que se alejan de la estricta protección del objeto específico y de la función esencial de su marca, dichos motivos no son aptos para justificar una excepción al principio fundamental de la libre circulación de mercancías.
42. En consecuencia, en la medida en que ni el objeto específico de la marca ni la función esencial de ésta en cuanto garantía de procedencia resultan comprometidos por la mención conjunta de los nombres de la empresa responsable del reenvasado y del fabricante, considero que un titular de marca no puede basarse en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 para reclamar una indemnización a un importador paralelo por no indicar en el producto reenvasado el nombre del reenvasador efectivo, si este importador controla y asume la responsabilidad de la operación de reenvasado.
43. A mi juicio, esta solución puede preservar el equilibrio entre la protección de los derechos de marca y la libre circulación de mercancías, a la vez que permite ofrecer una información adecuada a los consumidores. El titular de la marca percibe que resulta salvaguardada la función esencial de ésta en cuanto garantía de procedencia y la reputación de la marca no podrá ser vulnerada como consecuencia de un reenvasado defectuoso. Al mismo tiempo, el titular de la marca y los consumidores saben a quién puede imputarse la operación de reenvasado en caso de defectos de éste.
44. Habida cuenta del conjunto de estos elementos, considero que el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el motivo basado en la falta de mención en el envase de un producto reenvasado de la empresa que ha realizado materialmente el reenvasado físico del mismo no permite a un titular de marca oponerse a la comercialización de dicho producto si figura, al lado del nombre del fabricante, el nombre de la empresa que controla la operación de reenvasado y que asume la responsabilidad de la misma.
IV. Conclusión
45. A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones por el Højesteret del modo siguiente:
«El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que el motivo basado en la falta de mención en el envase de un producto reenvasado de la empresa que ha realizado materialmente el reenvasado físico del mismo no permite a un titular de marca oponerse a la comercialización de dicho producto si figura, al lado del nombre del fabricante, el nombre de la empresa que controla la operación de reenvasado y que asume la responsabilidad de la misma.»
1 – Lengua original: francés.
2 – DO 1989, L 40, p. 1.
3 – Asunto 102/77, Rec. p. 1139.
4 – Asunto 1/81, Rec. p. 2913.
5 – Asunto C‑232/94, Rec. p. I‑3671.
6 – Asuntos C‑427/93, C‑429/93 y C‑436/93, Rec. p. I‑3457.
7 – DO L 299, p. 25.
8 – Véase el Decreto de refundición nº 782 de 30 de agosto de 2001, en su versión modificada.
9 – Con excepción de la sexta cuestión del asunto C‑207/10, la cual, como se confirmó en la vista, reviste un carácter hipotético y, por tanto, procede declarar su inadmisibilidad.
10 – Sentencia Hoffmann-La Roche, antes citada, apartados 7 y 8.
11 – El subrayado es mío.
12 – Véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartado 40.
13 – El subrayado es mío.
14 – Sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartado 79.
15 – Ha de señalarse, por otro lado, que en su sentencia de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot (C‑349/95, Rec. p. I‑6227), es precisamente «quién es responsable de tal operación [de reenvasado]» a quien hace referencia el Tribunal de Justicia (apartado 30).
16 – Punto 77 de sus conclusiones presentadas en los asuntos acumulados en que recayó la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, así como las presentadas en los asuntos acumulados en que recayó la sentencia de 11 de julio de 1996, Eurim-Pharm (C‑71/94 a C‑73/94, Rec. p. I‑3603), y en el asunto en que recayó la sentencia MPA Pharma, antes citada.
17 – Punto 13 de sus conclusiones presentadas en el asunto en que recayó la sentencia de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C‑348/04, Rec. p. I‑3391).
18 – Asunto C‑143/00, Rec. p. I‑3759.
19 – Apartado 28.
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