miércoles, 12 de febrero de 2014

PATENTES DE INVENCIÓN ASPECTOS GENERALES Y TEMAS ACTUALES"


Título: Patentes de invención: aspectos generales y temas actuales   Autor: Zuccherino, Daniel R.    Fecha: 13-may-2013   Cita: MJ-DOC-6269-AR | MJD6269    
Fuente: microjuris.com



Sumario:  
I. Introducción. II. Antecedentes. III. Legislación argentina vigente: la Ley 24.481 y sus modificaciones. IV. Orden de prelación establecido en la Constitución Nacional de 1994. V. El derecho del inventor como derecho de propiedad. VI. Análisis de la legislación vigente. VII. Observancia del ADPIC por parte del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). VIII. Falta de adhesión al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT). IX. Medidas adoptadas por el INPI. X. Interpretación restrictiva de la legislación vigente. XI. Las patentes biotecnológicas. XII. Observancia de los derechos de patente por parte de la agencia sanitaria ANMAT. XIII. Observancia en el Poder Judicial. XIV. Conclusión.
    Doctrina:  
Por Daniel R. Zuccherino (*)

I. INTRODUCCIÓN

Desde un punto de vista general y con carácter introductorio puede señalarse que las patentes de invención tienen como fin proteger las nuevas invenciones con el objeto de fomentar la actividad creativa aplicable a los procesos industriales (1).

Consecuentemente, su existencia, si bien se relaciona con la idea de una justa retribución a favor del inventor, se funda básicamente en consideraciones relativas al interés público, ya que el establecimiento de un régimen de derecho de patentes, conforme lo demuestran en forma inequívoca tanto la experiencia histórica como el estudio comparativo de las economías contemporáneas, contribuye en forma decisiva al progreso tecnológico y económico de los países.

Con la sanción en nuestro país de la Ley 24.425 , la normativa del acuerdo GATT/ADPIC quedó incorporada a la legislación nacional, constituyendo el más trascendente avance legislativo en la materia desde la sanción de la Ley 111 de 1864, la cual no obstante los enormes cambios acaecidos en más de cien años nunca fue revisada.

La mencionada incorporación de la normativa del GATT/ADPIC condujo a la sanción de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (Ley (Argentina) 24.481 modificada por la Ley 24.572 ).

La referida norma establece en su art. 2 que: «La titularidad del invento se acreditará con el otorgamiento de los siguientes títulos de propiedad industrial:

»a) patentes de invención; y

»b) certificados de modelos de utilidad».

A su vez, el art. 4 de la mencionada Ley de Patentes de Invención establece en su párr. 1º que:«Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial».

Respecto de la relación entre el título de propiedad y el derecho del inventor, cabe señalar que el derecho del inventor sobre su obra se origina como consecuencia de su creación (es por lo tanto anterior e independiente de la patente), pero requiere de dicho título de propiedad industrial (patente de invención) para acreditar la propiedad del invento y ejercer su derecho.

En el ordenamiento legal argentino, y teniendo en cuenta lo establecido en el art. 17 de la Constitución Nacional, el derecho del inventor es inequívocamente un derecho de propiedad.

Por supuesto que previamente deben distinguirse los conceptos de propiedad y de dominio, pero una vez efectuada tal distinción el vocablo «propiedad» resulta indudablemente el más adecuado y preciso a la hora de describir la relación jurídica que tiene el inventor respecto de su invento.

II. ANTECEDENTES

Es en el ámbito de las patentes donde las más fuertes controversias han tenido lugar en relación a la implementación de los requerimientos del acuerdo GATT/ADPIC.

Un factor determinante en la generación de dichas controversias tiene que ver con lo establecido en el art.27 del mencionado acuerdo, respecto de que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial y que las mismas se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

Dicha disposición resultó particularmente relevante y generó, tal como hemos indicado, fuertes debates debido a que la anterior Ley de Patentes 111, del año 1864, había sido interpretada fundándose en lo establecido en su art. 4, como prohibiendo el patentamiento de los productos farmacéuticos.

Cabe notar que teóricamente las patentes de proceso referidas al campo farmacéutico eran patentables bajo dicha normativa. Sin embargo en la práctica los tribunales fueron reticentes a una aplicación efectiva, por lo que eran concedidas por la entonces dirección de patentes, pero no eran observadas.

Las controversias respecto de cómo implementar los estándares mínimos establecidos por el ADPIC en el campo de los productos farmacéuticos fueron tan intensas y agotadoras que los debates legislativos parecieron centrarse únicamente en el aspecto de la patentabilidad de dichos productos, dejándose de lado en la práctica el hecho de que la nueva ley de patentes resultaría aplicable a todos los campos de la tecnología, o sea, a toda clase de invenciones.

III. LEGISLACIÓN ARGENTINA VIGENTE: LA LEY 24.481 Y SUS MODIFICACIONES

Al tiempo de la aprobación del ADPIC por parte de la República Argentina, el país ya era miembro de las convenciones internacionales administradas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual detalladas en los arts. 1.3 y 2 del ADPIC.En relación al Convenio de París (1967), solo el Acta de Lisboa (1958) había sido ratificada por la Argentina, pero no el Acta de Estocolmo (1967). Sin embargo, y conforme con el art. 2.1 del ADPIC, el Convenio de París en su versión de 1967 resulta obligatorio.

Tal como anticipamos más arriba la República Argentina aprobó por Ley 24.425 el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de Marraketch, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus anexos, entre ellos, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

IV. ORDEN DE PRELACIÓN ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994

A raíz de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, todos los tratados internacionales aprobados por el Congreso tienen jerarquía legal superior a las leyes (conforme el art. 75 incs. 22 y 24 de la Constitución Nacional).

Esta disposición constitucional es muy importante porque, en caso de incompatibilidad entre la legislación nacional y el acuerdo, debe prevalecer este último.

En consecuencia y debido a la adopción del ADPIC, diversos cambios fueron introducidos en la legislación local a fin de adaptar el régimen argentino de patentes a los estándares mínimos previstos en el acuerdo. Luego de un complejo proceso -que incluyó el dictado de cuatro leyes- muchas de ellas con disposiciones discordantes entre sí- y varios decretos, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 260/96, el cual consolidó el texto de las leyes y aprobó la reglamentación correspondiente. El Anexo I de dicho decreto contiene el texto ordenado de la Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, modificada por la Ley 24.572 (2). El Anexo II del referido decreto constituye la reglamentación propiamente dicha de las leyes mencionadas. Posteriormente se sancionó la Ley 25.859 con nuevas modificaciones.

V.EL DERECHO DEL INVENTOR COMO DERECHO DE PROPIEDAD

Como antes ya señalamos un aspecto central y muy positivo del régimen legal argentino de propiedad intelectual, que debe destacarse, es que la Constitución Argentina explícitamente establece en su art. 17 que el derecho de autor o del inventor es un derecho de propiedad.

Al mismo tiempo y como ya lo señalamos más arriba, por imperio del art. 75 de la Constitución, los tratados ratificados por el país prevalecen por sobre lo que puedan establecer las normas nacionales.

Debe mencionarse asimismo que, no obstante las enormes controversias que se generaron en el país, lo cierto es que bajo el imperio de la legislación nacional y con la creación -por la misma Ley de Patentes 24.481- del INPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la patente para los productos farmacéuticos fue introducida y rige -con las restricciones a las que luego nos referiremos- desde entonces.

Como aspectos negativos debe señalarse que, dado que el debate de la nueva legislación se centró en la patente para los productos farmacéuticos y en la controversia entre laboratorios extranjeros y nacionales, en general se perdió de vista que dicha normativa resultaba aplicable a todo tipo de inventos y ese enfoque en muchas ocasiones condujo a no tomar suficientemente en cuenta las posibilidades y oportunidades de desarrollo de tecnología en el país. Como ejemplo debemos mencionar las restricciones en el tratamiento de las invenciones biotecnológicas, un área vital para el futuro.

VI. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE

La legislación argentina sobre patentes de invención está en general -y con las salvedades que luego mencionaremos- actualmente adecuada al acuerdo ADPIC.

Las controversias principales fueron resueltas durante los años 1999/2000, cuando los Estados Unidos requirieron consultas con Argentina ante la Organización Mundial de Comercio respecto de varios aspectos en los cuales entendían que la legislación argentina de patentes resultaba inconsistente con el ADPIC. Un acuerdo parcial se alcanzó en el año 2002.Las cuestiones resueltas pueden ser sintetizadas como sigue:

1) La oficina argentina de patentes -INPI- no puede otorgar licencias obligatorias con el fundamento de prácticas anticompetitivas del titular de la patente, antes que la autoridad de aplicación de la ley de defensa de la competencia determine que dicho titular ha violado la mencionada normativa (Ley 25.165 ).

2) Conforme al art. 36.c de la Ley de Patentes y al art. 36 del Decreto regulatorio 260/96 , el titular de la patente estará facultado a oponerse a la importación efectuada por terceras partes no autorizadas del producto patentado.

Su licenciatario podrá efectuar dicha importación siempre que el producto haya sido comercializado en el exterior con la autorización del titular de la patente.

3) Argentina reformaría su Ley de Patentes para hacer la misma compatible con el ADPIC respecto de los derechos conferidos por las patentes que cubren procesos (art. 28.1.b del ADPIC), como asimismo en relación a la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos civiles relativos a patentes de proceso (art. 34 del ADPIC).

4) La ley argentina de patentes debería permitir las medidas cautelares preventivas en caso de infracción del derecho de patentes, conforme con los requerimientos negociados entre las partes incluidos en el acuerdo.

La Ley 25.859 dictada en el año 2004 modificó la legislación de patentes de invención para implementar el acuerdo alcanzado.

La reforma fue bien recibida en general, pero agregó al art. 83 de la Ley de Patentes una segunda parte que establece una serie de condiciones para el otorgamiento de las denominadas «medidas cautelares innovativas», requisitos que restringen la posibilidad de obtención de «medidas eficaces» y la «inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones», tal como proclama el art.41 del acuerdo ADPIC respecto a los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

En este punto la reforma introducida por la Ley 25.859 ocasiona la «ordinarización» de un proceso cautelar, desvirtuando en buena medida el sentido y objetivos de esta clase de herramientas legales, incorporando una serie de requerimientos desacertados (3).

VII. OBSERVANCIA DEL A.D.P.I.C. POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (I.N.P.I.)

Como se comentó uno de los avances de la nueva normativa fue la creación de la agencia administrativa autárquica, que ha tenido a su cargo la administración del nuevo régimen de patentes.

No obstante las vicisitudes por las que atravesó la Argentina, y las dificultades técnicas de implementar el nuevo régimen, cabe señalar que en los últimos años el INPI logró una estabilidad que le permitió enfrentar los diversos desafíos que se presentaron.

Uno de los problemas más serios con los que tiene que lidiar la institución tiene que ver con las demoras en el estudio de las solicitudes de patentes.

Los exámenes de las mismas pueden tomar entre ocho a diez años (y aun más años) antes que una decisión positiva o negativa respecto de su concesión sea alcanzada.

Durante este largo período de tiempo, la incertidumbre en cuanto a derechos y obligaciones afecta a todos. El solicitante de la patente no tiene la posibilidad de defender sus derechos contra los posibles infractores. Estos tampoco saben si serán o no castigados según los resultados de los exámenes.

Por otra parte, como el término de la patente de invención de veinte años se cuenta desde la fecha de la solicitud de la misma, buena parte del plazo de protección se pierde en trámites administrativos que demoran en resolverse.

Ante situaciones de demora crónica y a efectos de cumplir el art.62.2 del ADPIC otros países conceden prórrogas al plazo de vigencia de la patente como asimismo cuentan con previsiones referidas a la protección provisoria a la solicitud de patentes antes de su concesión.

En Argentina no está prevista ninguna clase de prórroga ni existe una previsión específica referida a la protección provisional, lo que no significa que en la República Argentina no existan otras normas y jurisprudencia en materia de propiedad industrial que legitimen al solicitante de una patente a reclamar tutela legal (4).

(La regulación orgánica y específica de la protección provisional constituiría un importante avance en la tutela del derecho de propiedad del inventor teniendo en cuenta que el art. 26 de la ley argentina de patentes ordena la publicación antes de la concesión).

Sobre el tema de la protección provisional podemos señalar que en una reciente decisión judicial (3/7/2012) la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal Sala III confirmó en los autos "Novartis AG c/ Laboratorios LKM s/ cese de uso de patentes" el fallo de primera instancia en cuanto rechazó con diversos fundamentos la demanda presentada por Novartis AG, no admitiendo en lo que aquí nos interesa ninguna forma de protección provisional.

Cabe señalar que a fin de corregir la situación descripta se presentaron proyectos de ley en el Congreso tomando en cuenta la legislación vigente en España, pero estos no prosperaron, producto seguramente de una carencia de comprensión cabal respecto de la relevancia de la investigación y el desarrollo para el país.

VIII.FALTA DE ADHESIÓN AL TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES (P.C.T.)

El tema se agrava por la falta de adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (5).

El Senado de la Nación aprobó la ratificación del este tratado, pero la Cámara de Diputados no se pronunció.

Cabe notar que tanto Brasil, como Chile y Perú, entre otros países, sí son miembros de este tratado. Esta falencia también es producto de la falta de comprensión respecto de las oportunidades que tiene el país en materia de desarrollo tecnológico.

Como resultado, los solicitantes argentinos más informados recurren a artilugios en los países extranjeros para acceder a los beneficios del PCT, mientras se restringe la transferencia de tecnología al país.

IX. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL I.N.P.I.

Desde el año 2005, el INPI ha adoptado diferentes medidas tendientes a reducir el atraso estructural en el examen de las solicitudes de patentes.

Estas medidas solo han resultado parcialmente efectivas en el objetivo de corregir dicho atraso y el largo tiempo que toma resolver cada caso.

La situación de demora antes descripta no es consistente con el ya mencionado art. 62.2 del ADPIC, el cual establece que cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un periodo razonable, a fin de evitar que el período protección se acorte injustificadamente.

X. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Otro de los temas que ocasionan posiciones encontradas se refiere a la interpretación restrictiva de la legislación vigente.

Tal como ya antes se señalara, el art.27 del ADPIC establece que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

La interpretación de los requisitos de novedad y de actividad o altura inventiva puede resultar discrecional y, en ese sentido, se ha señalado que solicitudes de patentes en el campo farmacéutico, otorgadas por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, con severos exámenes fueron, sin embargo, rechazadas en el país (6).

Esta situación que generaba incertidumbre sobre la objetividad en el examen de las solicitudes de patentes se ha agravado notoriamente con la sanción de la Resolución Conjunta (Ministerio de Industria - Ministerio de Salud - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) 118-546-107/12 , la cual establece nuevas pautas para el examen de patentabilidad de solicitudes de patentes de invención.

Dicha resolución conjunta restringe severamente la patentabilidad de una muy amplia gama de desarrollos en el campo farmacéutico, constituyendo una verdadera regulación sustantiva de la materia patentable que vulnera los estándares de patentabilidad reconocidos por el sistema normativo vigente, esto es: el ADPIC, la Constitución Nacional y la Ley de Patentes, vulnerando en consecuencia el derecho de propiedad del inventor.

XI. LAS PATENTES BIOTECNOLÓGICAS

En el campo de las patentes biotecnológicas también se evidencian restricciones. El art. 2 de la Disposición de la Administración Nacional de Patentes 633/01 establece que todo microorganismo es patentable siempre que cumpla con los requerimientos de novedad, entrañe actividad inventiva y sea susceptible de actividad industrial.

El criterio explica que esto es así porque no son plantas o animales, no son parte del material biológico y genético tal como existe en la naturaleza. En cambio no son patentables los microorganismos que sean capaces de conducir a su propia duplicación en condiciones normales y libres, tal como ocurre en la naturaleza.El criterio señalado excluye de la patentabilidad los casos en que la intervención del hombre ha sido decisiva para obtenerlo porque en la naturaleza no se presentan aislados. Para Witthaus el principio de que el material preexistente en la naturaleza, cuya función es desconocida, no es considerado invención no debe aplicarse a las secuencias de ADN aisladas o enzimas para las que dichas secuencias codifican que -no obstante ser preexistentes- fueron desconocidas al momento de la solicitud.

Por ello la decisión del INPI de objetar solicitudes por no considerar inventos a los microorganismos por preexistir en la naturaleza -aun cuando la naturaleza no ponga a disposición el producto en cuestión, sino que es la mano del hombre que logra el resultado- debe ser modificada porque es incompatible con el art. 27.3 del ADPIC, ya que este permite el patentamiento de microorganismos sin distinguir entre modificados o no modificados (7).

Otra discusión en el campo de plantas y animales se relaciona con la amplitud de la prohibición de patentarlos. En Europa esta exclusión se refiere a variedades de plantas o razas de animales, pero no existe exclusión si no se pretende reivindicar la variedad o la raza en sí misma.

Las mayores quejas contra estas restricciones provienen de los investigadores nacionales, las empresas innovadoras en el sector agrícola-ganadero, y por parte de quienes lograron animales transgénicos de gran potencial técnico y económico.

Todos ellos deben protege r sus inventos en el exterior, donde no existen las mencionadas exclusiones.

XII. OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PATENTE POR PARTE DE LA AGENCIA SANITARIA A.N.M.A.T.

Otra situación que genera controversias se relaciona con la actitud asumida por la agencia sanitaria ANMAT, que ha resuelto no tomar en cuenta los derechos de patentes (ya sea solicitudes en trámite o aprobadas por el INPI), por lo que continúa aprobando registros de medicamentos tal como lo hacía antes de la vigencia del ADPIC.

XIII.OBSERVANCIA EN EL PODER JUDICIAL

En general, los litigios originados en infracciones a las patentes farmacéuticas no alcanzaron el volumen y la frecuencia que algunos analistas preveían. La Corte Suprema se pronunció en varios casos en los que estaba en juego la interpretación del ADPIC. En conclusión de los analistas, no obstante errores de interpretación en algunos casos, la tendencia de la jurisprudencia se inclina hacia el respeto a la propiedad industrial conforme con los objetivos del acuerdo ADPIC (8).

El mayor potencial de conflicto puede preverse en la discusión en los tribunales de las denegatorias técnicas a las solicitudes que emite el INPI.

Ello se debe, básicamente, al hecho de que los peritos técnicos que se designan en los tribunales para auxiliar a los jueces no suelen tener una experiencia adecuada en el tema de las patentes y la influencia del organismo técnico especializado del Gobierno que se pronuncia en contra de una solicitud tiende a prevalecer, entonces, en la discusión. En anticipación al posible resultado negativo, las demandas no son frecuentes.

Lamentablemente, ni el organismo técnico ni los jueces parecen totalmente conscientes respecto del impacto negativo de sus demoras y sus decisiones en el impulso a la investigación y el desarrollo y el efecto de ello, a su vez, en el crecimiento del país.

XIV.CONCLUSIÓN

Desde siempre hemos bregado por una sólida protección del derecho de propiedad del inventor.

El debilitamiento de dicha protección solo es funcional a una industria de copia de capitales privados, distribuida en distintos países, que no invierte para innovar.

Ello es especialmente cierto y relevante respecto de la inversión en investigación y desarrollo en el campo de la salud, pero es igualmente válido para todos los campos de la tecnología.

En consecuencia la adopción y concreta aplicación de todas las medidas necesarias para proteger el derecho del inventor y para asegurar su eficaz observancia en todas las instancias, como asimismo la eliminación de los criterios restrictivos de patentabilidad que imposibilitan dicha sólida protección, constituirá un avance decisivo a fin de establecer un marco adecuado que permita el crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo, contribuyendo de ese modo al progreso tecnológico y económico de nuestro país.

----------

(1) Con mi colega el doctor Carlos Octavio Mitelman nos hemos ocupado de las patentes de invención en nuestras obras: Derecho de patentes: aislamiento o armonización, Ad Hoc, Buenos Aires, 1994; El derecho de propiedad del inventor, Ad Hoc, Buenos Aires, 1995; Marcas y patentes en el GATT, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997; Patentes de invención, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998.

(2) http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley.asp.

(3) Martín Bensadon, "Patentes de invención: las medidas cautelares y la inversión de la carga de la prueba luego de la reforma de la Ley 25.859", LL 2004-D-1365, Buenos Aires.

(4) Ver en este sentido Mitelman, Carlos Octavio, "Invenciones de hecho", LL 2009-C-1148 y nuestra obra: El derecho de propiedad del inventor, Ad Hoc, Buenos Aires, 1995.

(5) Fernando Ahedo, "El Acuerdo PCT. Su utilidad en la presentación de solicitudes de patentes de invención nacionales y extranjeras", Derechos Intelectuales, vol. 10, 2003, Astrea.

(6) Martín Bensadon e Ignacio Sánchez Echagüe, "Criterios de patentabilidad en el ámbito químico farmacéutico: un análisis comparativo", Derechos Intelectuales, vol. 14, 2008, Astrea.

(7) Mónica Witthaus, "Propiedad industrial sobre plantas transgénicas", Derechos Intelectuales, vol. 9, p. 141, 2001, Astrea.

(8) Miguel B. O'Farrell y Martín Bensadon, "Jurisprudencia por aplicación del ADPIC en la Argentina", Derechos Intelectuales, vol. 9, 2001, Astrea.

(*) Abogado (Diploma de Honor), UBA. Profesor titular de Derecho Comercial I, Derecho Comercial II y Derechos Intelectuales, UB. Profesor en la Maestría en Propiedad Intelectual, UA. Profesor de la Diplomatura en Propiedad Intelectual organizada por el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay y la Universidad Austral. Conferenciante. Autor de una importante cantidad de obras, capítulos de libros jurídicos y artículos publicados en la Argentina, Europa y Estados Unidos.


No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Haga su comentario aquí. El mismo será publicado pero no podrá ser respondido

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.