lunes, 23 de diciembre de 2013

DENEGATORIA DE PATENTE AL LABORATORIO NOVARTIS


Sec. 3

Causa N° 435/09 “NOVARTIS AG c/ INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

                                INDUSTRIAL s/ denegatoria de patente”

 

 

En Buenos Aires, a los  31  días del mes de octubre del año dos mil trece hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “NOVARTIS AG c/ INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de patente”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Recondo dijo:


                        I. El señor Juez de primera instancia rechazó la demanda interpuesta, con costas (fs.687/690).

                        Apeló Novartis AG a fs.692, recurso que fue concedido libremente a fs.693. Elevados los autos, expresó agravios a fs.702/715, los que fueron contestados a fs.723/745. A fojas 747 y vta la Sala admitió la incorporación de la declaración jurada del doctor en química física y biofísica, señor Michael Mutz.

                        II. En autos obra una copia de los antecedentes administrativos del cual surge que el 9 de junio de 1998 Novartis AG presentó ante el INPI la solicitud de patente de invención acta nro. P 98 01 02708 que amparaba una “modificación A cristal de una sustancia activa de medicamentos” invocando como fecha de prioridad la patente Suiza nº 1404/97 del 10-6-97 (fs.308) y acompañando la memoria descriptiva (fs.309/338).

                        El 25 de agosto adjuntó los dibujos y sus reproducciones como así también copia certificada de la solicitud de la patente Suiza con su correspondiente traducción (fs.339/385).

                        Luego se realizó el examen preliminar, en el cual constan ciertas observaciones (ver notificación a la actora de fecha 26-11-98), las cuales deberá cumplimentar el solicitante en el plazo de 180 días corridos bajo apercibimiento de considerarla abandonada (fs.387/388). Sin perjuicio de ello, se dio por aprobado el informe y se ordenó la publicación de la solicitud en los términos normados por el artículo 26 del reglamento de la ley de patentes (ver fs.398/399).

                        Previo pedido de Novartis (fs.400), el INPI realizó el examen técnico de fondo señalando que el compuesto reivindicado es novedoso y una serie de reparos vinculados con falta de claridad y falta de actividad inventiva (401/405). Al contestar la vista, Novartis incorporó nuevas hojas técnicas, carátula, página uno de la memoria descriptiva y reivindicaciones del invento debidamente modificadas (fs.406/440).

                        El 8 de enero de 2007 se llevó a cabo el informe previo a la resolución final, el cual -dada la presentación realizada por el solicitante- tuvo por salvadas las observaciones por falta de claridad. Sin embargo, el organismo oficial entendió que como no habían sido presentados datos comparativos con el compuesto original del arte previo que demuestren las “ventajas significativas” que se sugerían en la memoria descriptiva, no se había salvado la objeción por falta de actividad inventiva (fs.441/442).

                        El laboratorio contestó la vista señalando que: a) los datos que demuestran las ventajas solicitadas por el examinador, no fueron necesarios presentar durante el trámite en la oficina de patente europea y b) la presente invención cumple con el artículo 4 de la ley de patente ya que si la materia reivindicada no es obvia o predecible a partir del arte previo entonces existe actividad inventiva. La presencia de propiedades ventajosas constituye una prueba útil y no un requisito en si mismo (fs.443/445).

                        El 29 de junio de 2007 el INPI denegó sin más trámite la solicitud formulada por Novartis por considerar que no se habían salvado las objeciones vinculadas con la falta de actividad inventiva (fs.446/449 y cedula de notificación de fs.450).

                        Dicha decisión motivó que el apoderado de Novartis interpusiera recurso de reconsideración (fs.451/456), el cual fue desestimado (Resolución P-189 del 28-7-08: ver fs.461/463).

                        Frente a ello, Novartis AG promovió este juicio contra el INPI, para que se deje sin efecto la resolución denegatoria PN 0012946 del 29-6-07 y contra la resolución P-189 del 28-7-08 y que se ordene a dicho organismo continuar con el trámite de la referida solicitud y oportunamente se conceda la patente de invención requerida (ver fs.105/120 vta. y ampliación de fs.281/284 y 286/292 vta).

                        III. Ante todo, es preciso señalar que respecto de la aseveración que realiza la recurrente en la expresión de agravios vinculado con la posibilidad de presentar nuevos documentos con posterioridad a la decisión que denegó la solicitud por falta de actividad inventiva (primer agravio: fs.704 vta), cabe señalar que no puede ser tenida en cuenta toda vez que no formó parte de la litis y, además, constituye una circunstancia conjetural -no hay ninguna presentación en tal sentido- que será resuelta en el momento procesal oportuno.

                        IV. A fin de resolver la cuestión comenzaré por recordar que esa instancia administrativa es obligatoria y que ha sido instituida teniendo en cuenta la particular versación del personal especializado del Inpi para evaluar la procedencia o no de un patentamiento, lo cual conlleva no solamente la realización de un examen preliminar, sino un análisis de fondo para comprobar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el título II, capítulo 1, de la ley (art. 27).

                        También cabe ponderar que la decisión denegatoria y la posterior resolución que la confirmó, son actos administrativos que, como tales, gozan de la presunción de legitimidad (art. 12 de la ley 19.549), la cual debe ser desvirtuada por el actor que reclama judicialmente su nulidad y revocación (esta Sala, causa 2672/00 del 16-3-06 y sus citas; Sala 2, causa 2863/06 del 7-2-12).

                        V. De la precedente reseña de las actuaciones administrativas (Considerando II de la presente) surge que esta fuera de discusión que la solicitud de patente de invención nro. P 98 01 02708 es novedosa y que tiene aplicación industrial. Ello así, la cuestión pasa por determinar si las observaciones realizadas por los examinadores son arbitrarias e infundadas a la luz del sistema nacional de patentes.

                        Recuerdo que -como expresé- el Inpi requirió para tener por salvadas las objeciones vinculadas con la falta de actividad inventiva, que se acompañen los datos técnicos que detallan las ventajas significativas que se sugieren en la memoria descriptiva.

                        En ese sentido, cabe hacer hincapié en el fallo emitido por el que suscribe y la doctora Graciela Medina en la causa “NOVARTIS AG c/ INPI s/ DENEGATORIA DE PATENTE” (EXP nº 436/99), fechada 26-06-12, el cual posee muchas similitudes con la de autos.

                        Allí sostuve que la ley de patentes introduce expresamente en su artículo 4 a la actividad inventiva como un requisito esencial para que existan invenciones patentables. El inciso d) de dicho artículo delimita el concepto de actividad inventiva disponiendo que habrá tal actividad “cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente”.

                        En función de ello, Cabanellas ha sostenido que la existencia de la capacidad inventiva se determina no en función de lo que haya hecho el inventor para llegar a su creación, sino en base a las diferencias objetivas que ésta tenga con respecto a la tecnología preexistente (conf. Derecho de las Patentes de Invención, t 1, pág 746 y sigs). En otras palabras, la actividad inventiva implica la comparación del estado de la técnica con la pretendida invención y la evaluación respecto de si las diferencias entre uno y otro son evidentes para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

                        Como puede verse, de la lectura del peritaje realizado por el licenciado en ciencias químicas Edgardo Gneri y pese a las sucesivas modificaciones hechas por la recurrente para satisfacer los requerimientos del examinador, no cabe la menor duda que Novartis nunca incorporó los datos comparativos con el compuesto original del arte previo que le fueron exigidos (fs.594/601 vta y 617/621).

                        Ello así, si se tiene en cuenta que para ser patentable un producto, lo importante es el resultado novedoso de lo que se quiere patentar y las diferencias objetivas con la tecnología preexistente, se impone concluir que no surge acreditado que los requisitos que se le impusieran a Novartis en la resolución impugnada configuren una arbitrariedad y una alteración de las pautas establecidas en la ley de patentes.

                        En tales condiciones, al no dar una respuesta satisfactoria a las observaciones formuladas a ese respecto por la autoridad de aplicación, según lo prescriben los artículos 4 y 29 de la ley, la actora incumplió el requisito esencial de la solicitud como lo es el relativo a que tenga actividad inventiva y se impone, consecuentemente, la denegatoria de la solicitud.

                        VII. Carece de proyección para modificar lo decidido la declaración jurada del señor Michael Mutz acompañada por ella -en acta notarial- al expresar agravios (fs.700/701 vta) puesto que, en el caso particular de autos, la prueba documental invocada es un acta notarial que refleja la declaración jurada de un doctor en química física y biofísica que desempeña funciones en Novartis AG. Dicha acta constituye, en rigor de verdad, la exposición de un testigo que no ha sido ofrecido en la etapa procesal respectiva, de manera tal que la misma no puede ser admitida bajo la forma de la introducción de una prueba documental (Sala 1, causa 7475/07 del 8-2-11). Por otra parte, tal como lo sostuve recientemente en un juicio marcario, corresponde otorgarle una eficacia relativa a estos tipos de prueba por provenir de quien esta interesado en producirla en su favor y, porque no se produce por circunstancias casuales, sino a requerimiento de la parte comprometida en la constitución de esa prueba y sin la debida intervención de la contraria (esta Sala, causa 332/07 del 10-10-13).

                        Tampoco puede correr mejor suerte que esos datos no fueron exigidos por la oficina de patente europea pues, como lo ha señalado la doctora Najurieta oportunamente, la protección del derecho del inventor es de carácter territorial (conf. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Abeledo Perrot, 1957, vol. I, pág. 49) y la Administración Nacional de Patentes (art. 91 del reglamento, decreto 260/96, anexo II) ejerce sus funciones conforme al ordenamiento jurídico argentino, sin reconocer dependencia científica o administrativa de ninguna oficina central de patentes (conf Sala 1, causa 2672/00 del 15-8-03).

                        Por ello se confirma la sentencia apelada, con costas de Alzada a la actora vencida (art 68, Código Procesal).

                       La Dra. Medina, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe. Fdo.: Ricardo Gustavo Recondo – Graciela Medina. Es copia fiel del original que obra en el T° 4, Registro N° 254, del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires,    31         de octubre de 2013.

                        Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada, con costas de Alzada a la vencida (art. 68, Código Procesal).

                        Una vez practicada en la instancia anterior las regulaciones correspondientes, el Tribunal efectuará las regulaciones de honorarios que se vinculan con la alzada.

                        El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

                        Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

Ricardo Gustavo Recondo – Graciela Medina.

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