Sec. 3
Causa N° 435/09 “NOVARTIS AG c/
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL s/
denegatoria de patente”
En Buenos Aires, a los 31
días del mes de octubre del año dos mil trece hallándose reunidos en
acuerdo los Señores Vocales de la
Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “NOVARTIS AG c/
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
I. El señor
Juez de primera instancia rechazó la demanda interpuesta, con costas
(fs.687/690).
Apeló Novartis
AG a fs.692, recurso que fue concedido libremente a fs.693. Elevados los autos,
expresó agravios a fs.702/715, los que fueron contestados a fs.723/745. A fojas
747 y vta la Sala
admitió la incorporación de la declaración jurada del doctor en química física
y biofísica, señor Michael Mutz.
II. En
autos obra una copia de los antecedentes administrativos del cual surge que el
9 de junio de 1998 Novartis AG presentó ante el INPI la solicitud de patente de
invención acta nro. P 98 01 02708 que amparaba una “modificación A cristal de
una sustancia activa de medicamentos” invocando como fecha de prioridad la
patente Suiza nº 1404/97 del 10-6-97 (fs.308) y acompañando la memoria
descriptiva (fs.309/338).
El 25 de
agosto adjuntó los dibujos y sus reproducciones como así también copia
certificada de la solicitud de la patente Suiza con su correspondiente
traducción (fs.339/385).
Luego se
realizó el examen preliminar, en el cual constan ciertas observaciones (ver
notificación a la actora de fecha 26-11-98), las cuales deberá cumplimentar el
solicitante en el plazo de 180 días corridos bajo apercibimiento de
considerarla abandonada (fs.387/388). Sin perjuicio de ello, se dio por
aprobado el informe y se ordenó la publicación de la solicitud en los términos
normados por el artículo 26 del reglamento de la ley de patentes (ver
fs.398/399).
Previo pedido
de Novartis (fs.400), el INPI realizó el examen técnico de fondo señalando que
el compuesto reivindicado es novedoso y una serie de reparos vinculados con
falta de claridad y falta de actividad inventiva (401/405). Al contestar la
vista, Novartis incorporó nuevas hojas técnicas, carátula, página uno de la
memoria descriptiva y reivindicaciones del invento debidamente modificadas
(fs.406/440).
El 8 de
enero de 2007 se llevó a cabo el informe previo a la resolución final, el cual -dada
la presentación realizada por el solicitante- tuvo por salvadas las
observaciones por falta de claridad. Sin embargo, el organismo oficial entendió
que como no habían sido presentados datos comparativos con el compuesto
original del arte previo que demuestren las “ventajas significativas” que se
sugerían en la memoria descriptiva, no se había salvado la objeción por falta
de actividad inventiva (fs.441/442).
El
laboratorio contestó la vista señalando que: a) los datos que demuestran las
ventajas solicitadas por el examinador, no fueron necesarios presentar durante
el trámite en la oficina de patente europea y b) la presente invención cumple
con el artículo 4 de la ley de patente ya que si la materia reivindicada no es
obvia o predecible a partir del arte previo entonces existe actividad
inventiva. La presencia de propiedades ventajosas constituye una prueba útil y
no un requisito en si mismo (fs.443/445).
El 29 de
junio de 2007 el INPI denegó sin más
trámite la solicitud formulada por Novartis por considerar que no se habían
salvado las objeciones vinculadas con la falta de actividad inventiva
(fs.446/449 y cedula de notificación de fs.450).
Dicha
decisión motivó que el apoderado de Novartis interpusiera recurso de
reconsideración (fs.451/456), el cual fue desestimado (Resolución P-189 del 28-7-08: ver fs.461/463).
Frente a
ello, Novartis AG promovió este juicio contra el INPI, para que se deje sin
efecto la resolución denegatoria PN 0012946 del 29-6-07 y contra la resolución
P-189 del 28-7-08 y que se ordene a dicho organismo continuar con el trámite de
la referida solicitud y oportunamente se conceda la patente de invención
requerida (ver fs.105/120 vta. y ampliación de fs.281/284 y 286/292 vta).
III. Ante
todo, es preciso señalar que respecto de la aseveración que realiza la
recurrente en la expresión de agravios vinculado con la posibilidad de
presentar nuevos documentos con posterioridad a la decisión que denegó la
solicitud por falta de actividad inventiva (primer agravio: fs.704 vta), cabe
señalar que no puede ser tenida en cuenta toda vez que no formó parte de la
litis y, además, constituye una circunstancia conjetural -no hay ninguna
presentación en tal sentido- que será resuelta en el momento procesal oportuno.
IV. A fin
de resolver la cuestión comenzaré por recordar que esa instancia administrativa
es obligatoria y que ha sido instituida teniendo en cuenta la particular versación
del personal especializado del Inpi para evaluar la procedencia o no de un
patentamiento, lo cual conlleva no solamente la realización de un examen
preliminar, sino un análisis de fondo para comprobar el cumplimiento de las
condiciones estipuladas en el título II, capítulo 1, de la ley (art. 27).
También
cabe ponderar que la decisión denegatoria y la posterior resolución que la
confirmó, son actos administrativos que, como tales, gozan de la presunción de
legitimidad (art. 12 de la ley 19.549), la cual debe ser desvirtuada por el
actor que reclama judicialmente su nulidad y revocación (esta Sala, causa
2672/00 del 16-3-06 y sus citas; Sala 2, causa 2863/06 del 7-2-12).
V. De la
precedente reseña de las actuaciones administrativas (Considerando II de la
presente) surge que esta fuera de discusión que la solicitud de patente de
invención nro. P 98 01 02708 es novedosa y que tiene aplicación industrial.
Ello así, la cuestión pasa por determinar si las observaciones realizadas por
los examinadores son arbitrarias e infundadas a la luz del sistema nacional de
patentes.
Recuerdo
que -como expresé- el Inpi requirió para tener por salvadas las objeciones
vinculadas con la falta de actividad inventiva, que se acompañen los datos
técnicos que detallan las ventajas significativas que se sugieren en la memoria
descriptiva.
En ese
sentido, cabe hacer hincapié en el fallo emitido por el que suscribe y la
doctora Graciela Medina en la causa “NOVARTIS AG c/ INPI s/ DENEGATORIA DE
PATENTE” (EXP nº 436/99), fechada 26-06-12, el cual posee muchas similitudes con
la de autos.
Allí
sostuve que la ley de patentes introduce expresamente en su artículo 4 a la actividad inventiva como
un requisito esencial para que existan invenciones patentables. El inciso d) de
dicho artículo delimita el concepto de actividad inventiva disponiendo que
habrá tal actividad “cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan
del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada
en la materia técnica correspondiente”.
En función
de ello, Cabanellas ha sostenido que la existencia de la capacidad inventiva se
determina no en función de lo que haya hecho el inventor para llegar a su
creación, sino en base a las diferencias objetivas que ésta tenga con respecto
a la tecnología preexistente (conf. Derecho de las Patentes de Invención, t 1,
pág 746 y sigs). En otras palabras, la actividad inventiva implica la comparación
del estado de la técnica con la pretendida invención y la evaluación respecto
de si las diferencias entre uno y otro son evidentes para una persona
normalmente versada en la materia técnica correspondiente.
Como puede
verse, de la lectura del peritaje realizado por el licenciado en ciencias químicas
Edgardo Gneri y pese a las sucesivas modificaciones hechas por la recurrente
para satisfacer los requerimientos del examinador, no cabe la menor duda que
Novartis nunca incorporó los datos comparativos con el compuesto original del
arte previo que le fueron exigidos (fs.594/601 vta y 617/621).
Ello así,
si se tiene en cuenta que para ser patentable un producto, lo importante es el
resultado novedoso de lo que se quiere patentar y las diferencias objetivas con
la tecnología preexistente, se impone concluir que no surge acreditado que los
requisitos que se le impusieran a Novartis en la resolución impugnada
configuren una arbitrariedad y una alteración de las pautas establecidas en la
ley de patentes.
En tales
condiciones, al no dar una respuesta satisfactoria a las observaciones
formuladas a ese respecto por la autoridad de aplicación, según lo prescriben
los artículos 4 y 29 de la ley, la actora incumplió el requisito esencial de la
solicitud como lo es el relativo a que tenga actividad inventiva y se impone,
consecuentemente, la denegatoria de la solicitud.
VII. Carece
de proyección para modificar lo decidido la declaración jurada del señor
Michael Mutz acompañada por ella -en acta notarial- al expresar agravios
(fs.700/701 vta) puesto que, en el caso particular de autos, la prueba
documental invocada es un acta notarial que refleja la declaración jurada de un
doctor en química física y biofísica que desempeña funciones en Novartis AG.
Dicha acta constituye, en rigor de verdad, la exposición de un testigo que no
ha sido ofrecido en la etapa procesal respectiva, de manera tal que la misma no
puede ser admitida bajo la forma de la introducción de una prueba documental
(Sala 1, causa 7475/07 del 8-2-11). Por otra parte, tal como lo sostuve
recientemente en un juicio marcario, corresponde otorgarle una eficacia
relativa a estos tipos de prueba por provenir de quien esta interesado en
producirla en su favor y, porque no se produce por circunstancias casuales,
sino a requerimiento de la parte comprometida en la constitución de esa prueba
y sin la debida intervención de la contraria (esta Sala, causa 332/07 del
10-10-13).
Tampoco
puede correr mejor suerte que esos datos no fueron exigidos por la oficina de
patente europea pues, como lo ha señalado la doctora Najurieta oportunamente,
la protección del derecho del inventor es de carácter territorial (conf. Breuer
Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Abeledo Perrot, 1957, vol. I, pág.
49) y la
Administración Nacional de Patentes (art. 91 del reglamento,
decreto 260/96, anexo II) ejerce sus funciones conforme al ordenamiento
jurídico argentino, sin reconocer dependencia científica o administrativa de
ninguna oficina central de patentes (conf Sala 1, causa 2672/00 del 15-8-03).
Por ello se confirma la sentencia apelada, con costas de
Alzada a la actora vencida (art 68, Código Procesal).
Buenos Aires, 31
de octubre de 2013.
Y
VISTO: lo
deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el
Tribunal RESUELVE: confirmar
la resolución apelada, con costas de Alzada a la vencida (art. 68, Código
Procesal).
Una
vez practicada en la instancia anterior las regulaciones correspondientes, el
Tribunal efectuará las regulaciones de honorarios que se vinculan con la
alzada.
El Dr.
Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del
RPJN).
Regístrese,
notifíquese y devuélvase.
Ricardo Gustavo Recondo – Graciela Medina.
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