° 10.009/07 “BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY c/
“BRISTOL MYERS, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Recondo dijo:, INVITACION ABIERTA, INVIRASE ROCHE, INVIZIO, INVIRARIL,, INVISIPATCH (esta última en trámite pero sin que mediewww.invi.com.ar y fs.54/63), ello° 4, Registro N° 223, del Libro de Acuerdos de la Sala III de la
En Buenos Aires, a los 24 días del mes de junio del año dos mil diez, hallándose reunidos en
acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos
SQUIBB COMPANY c/ LABORATORIOS IMVI SA s/ cese de oposición al registro de
marca”
I. La actora solicitó el registro de la marca “INVIXIBA” (acta nº
2.535.492), para distinguir -en la clase 5- únicamente preparaciones farmacéuticas de uso
humano (fs.36). A su concesión se opuso la firma Laboratorios Imvi SA, invocando la falta de
interés legítimo en el registro de la marca por parte del solicitante y por estimar que resultaba
confundible con su signo “IMVI” (clase 5). Asimismo, hizo uso del derecho de ampliar los
fundamentos en la instancia judicial (conf fs.38).
A fin de remover el obstáculo, la firma Bristol Myers Squibb Company
inició el presente juicio, realizó el cotejo de las denominaciones enfrentadas y requirió que se
declarara improcedente la oposición ya que los signos en pugna son inconfundibles. Hizo
hincapié en la desinencia (XIBA) la cual -a su entender- resulta un factor suficiente para
distinguir las marcas sin esfuerzo y en que ya existen signos pertenecientes a otros laboratorios
que contienen el elemento INVI -INVIZIO, INVISIJECT, INVIARES, INVIVAC, INVIGAN-
(fs.69/74 vta). Resaltó que la demandada sólo usa la denominación para identificar un
laboratorio de especialidades medicinales y veterinarias, lo cual debilita aún más su oposición.
Corrido el traslado de ley, la demandada fundó su posición aduciendo
que el signo IMVI constituye la parte principal de su razón social; que es titular del nombre de
dominio (imvi.com.ar); que usa dicha denominación en los envases de sus productos para
crear una asociación entre los mismo y el laboratorio y, para finalizar, aduce que forma parte
de algunas de sus marcas lo cual lo convierte en la parte preponderante de sus signos; vgr
IMVIMICINA, CARBOIMVI, IMVIFER, INVIMISOL y MGIMVI (fs.90/98).
II. El señor Juez resolvió hacer lugar a la demanda y declarar infundada
la oposición que dedujera Laboratorios Imvi SA a la solicitud de la marca “INVIXIBA”, para
distinguir preparaciones farmacéuticas de uso humano. Impuso las costas a cargo de la vencida
Apeló la demandada a fs.248 bis, recurso que fue concedido a fs.249,
expresó agravios a fs.258/261, los que fueron contestados a fs.263/267. Median, también,
recursos por los honorarios regulados a los letrados intervinientes -por altos y por bajos- los
que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.
La recurrente se agravia de las pautas empleadas por el sentenciante
para el cotejo. Sostiene, en síntesis, que la voz INVI/IMVI no es de uso común y aduce que,
por el contrario, el a quo debió reconocerle una suerte de monopolio marcario sobre este
término ya que las únicas marcas que comienzan con el elemento INVI son de propiedad de su
mandante.
III. La jurisprudencia y la doctrina han señalado que la calidad de uso
común en una clase puede derivar de la existencia de otras marcas registradas en esa clase que
lleven la misma raíz o terminación, como también del hecho de que las radicales o desinencias
sean evocativas de productos o de alguna de sus propiedades o de sus componentes o de su
finalidad.
El listado remitido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(INPI) permite arribar a la certeza de que efectivamente la partícula INVI/IMVI revista el
carácter de ingrediente de “uso común”. En efecto, las planillas adjuntadas por el organismo
administrativo acreditan su empleo en diez signos marcarios de distintos titulares (INVISIBLE
RAPISEC
INVISIJECT, INVIARES
oposición alguna), INVIVAC y INVIGAN; ver fs.139/162) y que la demandada tiene
registradas cinco con similar partícula (IMVI, IMVIMICINA, CARBOIMVI, INVIMISOL y
MGIMVI; ver fs.200/208).
Carece de proyección para modificar esta parte del decisorio el hecho de
que algunos de esos productos no aparecen registrados en la base de datos del ANMAT (ver
fs.188/189) lo cual nos hace presumir que no están en el mercado, pues lo cierto es que estos
signos están vigentes -sobre esto no hay discusión- y, por lo tanto, su titular posee la
exclusividad de su uso.
En lo relativo a la familia marcaria que la demandada invoca que estaría
construyendo sobre el elemento INVI corresponde señalar que aún teniendo por cierto que ella
usa como parte de su denominación el antedicho término en sus productos -aunque realmente
dudo que sea así por lo menos en la mayoría de ellos- (ver
no le confiere el derecho de monopolizar esa porción, porque ello implicaría reconocerle
exclusividad sobre un ingrediente de uso generalizado (conf. Sala 2, causa 1542/97 del 29-11-
00). El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con
las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro (conf OTAMENDI,
Derecho de Marcas, 4ºed, pág. 191).
IV. La Sala ha sostenido que cuando las denominaciones incluyen un
elemento de uso común, para que los conjuntos adquieran el rasgo de ser de fácil distinción es
preciso que el ingrediente disímil tenga una potencia diferenciadora capaz de contagiar su
peculiaridad a todo el conjunto, dando como resultado un signo de originalidad suficiente,
insusceptible de producir el recuerdo de la marca opuesta.
Confrontados los conjuntos en contienda, no alcanzo a percibir que
exista entre ellos ninguna similitud en los tres campos del cotejo. Gráficamente y
fonéticamente, además de disímil cantidad de letras y de sílabas, cáptase de inmediato que la
semejanza que podrían poseer los conjuntos por la coparticipación de la porción INVA/IMVA
(no voy a resaltar la diferencia entre la “n” y la “m” ya que la considero de poco
trascendencia), se diluye ante la presencia de la desinencia XIBA en el signo solicitado pues
esta formado por una consonante fuerte X que dota de suficiente poder distintivo al signo. La
Sala 2 sostuvo como una circunstancia de importancia a los fines evaluar la inconfundibilidad
entre dos denominaciones que, en una de ellas, se encuentre la letra “X” ya que es de uso no
frecuente en nuestro idioma (conf causa 20491/96 del 28-6-00).
En otro orden de ideas, destaco que la conducta asumida y sostenida por
Laboratorios IMVI SA ahora se encuentra en pugna con la conducta asumida anteriormente.
En efecto, del listado proporcionado por el INPI se extrae que la demandada se opuso a la
concesión de las denominaciones INVIGAN y INVIVAC con idénticos fundamentos a los
aquí sostenidos (confusión directa con la parte esencial de su nombre: INVI); sin embargo,
luego desistió de su oposición (ver fs.139/162). En este sentido, si bien es cierto que la teoría
de los propios actos presenta un matiz especifico en esta materia, pues cabe atender aquí al
interés del publico consumidor, lo determinante es que la recurrente no vierte argumento
alguno referido a que las circunstancias que rodearon a aquél acto y que hicieron que tolerase
aquélla coexistencia, hubieran variado o sido distintas a las actuales.
Por ello, voto porque se confirme la resolución apelada, con costas a la
vencida (art. 68, Condigo Procesal).
Los Dres. Medina y Antelo, por análogos fundamentos adhieren al voto
precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.
Fdo.: Ricardo Gustavo Recondo - Graciela Medina - Guillermo Alberto Antelo. Es copia fiel
del original que obra en el T
Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Buenos Aires, 24 de junio de 2010.
Y VISTO:
Acuerdo precedente, el Tribunal
la vencida (art. 68, Condigo Procesal).
Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y la extensión, calidad e
importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas (3/3), elevase los
honorarios de los letrados patrocinantes de la parte actora a la suma -en conjunto- de pesos
VEINTIDOS MIL ($ 22.000) y para los profesionales intervinientes de la parte demandada, a
la cantidad -en conjunto- de pesos QUINCE MIL CUATROCIENTOS ($ 15.400).
Por alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el
resultado final de la apelación, regulase los honorarios de los profesionales de la parte actora,
en la suma de pesos CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) y los de los letrados de la parte
demandada, en la cantidad de pesos TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 3.850) (art
14 del arancel vigente).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Ricardo Gustavo Recondo – Guillermo Alberto Antelo – Graciela Medinalo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en elRESUELVE: confirmar la resolución apelada, con costas a Juz. 7 Sec. 14
Causa N
LABORATORIOS IMVI SA s/ cese de oposición al registro
de marca”
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