En Buenos
Aires, a los 27 días del mes de diciembre de 2013, reunidos en Acuerdo los
jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de
conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora María Susana
Najurieta dijo:
1. La sentencia de fs. 312/314 hizo lugar a la demanda y declaró infundada la
oposición formulada por Laboratorios Bernabó Sociedad Anónima Industrial y
Comercial respecto de la solicitud de la marca "SINPARK", acta n°
2.675.420 presentada por la actora para la clase 5 del nomenclador, limitada
a "una especialidad medicinal para el tratamiento de la enfermedad de
Parkinson con expresa exclusión de los productos medicinales ansiolíticos con
acción sobre el sistema nervioso central". Para así resolver, el señor
juez a-quo estimó que el cotejo debía realizarse de modo circunstanciado, con
especial atención a las circunstancias particulares de la causa, según las
cuales se trataba de marcas que identificaban productos altamente
especializados, destinados al tratamiento de distintas enfermedades y que
debían ser vendidos bajo receta archivada. Pondero, especialmente, que la
marca oponente era utilizada en el mercado y estaba autorizada por la ANMAT
como "SIPCAR Bromazepan", destinada a un medicamento ansiolítico,
en tanto la marca requerida "SINPARK" evocaba claramente un
medicamento antiparkinsoniano, tal como lo expresaba la limitación al
registro. El señor juez apreció que las diferencias gráficas y fonéticas
ayudaban a la distinción de signos, pues las marcas diferían en sus raíces y
también en sus desinencias, razón por la cual podían coexistir en el mercado.
En consecuencia, admitió la demanda y declaró infundada la oposición, con
costas a la parte demandada vencida.
2. Este pronunciamiento fue apelado por la parte demandada, cuyo recurso fue
concedido a fs. 320. El memorial de agravios corre a fs.351/354 y mereció la
respuesta de la parte actora a fs. 356/361. También se han deducido
apelaciones en materia de honorarios a fs.319, en el otrosí de fs. 319, y a
fs. 342.
3. Laboratorios Bernabó S.A.Q.E.I. solicita la revocación total de la
sentencia, pues estima que el juez ha efectuado un análisis fragmentado del
litigio, sin acordar preeminencia al derecho de su parte sobre la marca
registrada y soslayando el riesgo del público consumidor ante la confusión de
dos productos que son vendidos en los mismos ámbitos físicos y son recetados
por los mismos especialistas. En síntesis, sus reproches son los siguientes:
a) el magistrado equivoca las conclusiones al examinar las circunstancias
particulares de la causa, precisamente porque se trata de marcas para
productos de la clase 5 del nomenclador, que exigen utilizar un criterio de
cotejo estricto a fin de proteger al público consumidor; b) la sentencia
soslaya que las marcas están dirigidas a un mismo público, que los productos
serán probablemente recetados por los mismos especialistas y vendidos en
farmacias, circunstancias que incrementan el riesgo de confusión; y c) las
conclusiones del cotejo son erróneas, las marcas no son claramente
distinguibles pues consisten en palabras de fantasía de dos sílabas, con
sonoridad muy similar, puesto que la letra ‘K’ final que integra el signo
pretendido, normalmente, no se pronuncia. Insiste en que se produce riesgo
concreto de confusión del público consumidor.
4. El signo de la demandante -"SINPARK"- fue solicitado por Acta n°
2.675.420 del 2/6/2006, para identificar productos de toda la case 5 del
nomenclador. Tras la oposición del 31/8/2006, el laboratorio actor limitó en
sede administrativa su petición a "una especialidad medicinal para el
tratamiento de la enfermedad de Parkinson con expresa exclusión de productos
medicinales ansiolíticos con acción sobre el sistema nervioso central"
(fs. 9, limitación del 20 de noviembre 2006).
La solicitud descripta recibió la oposición del 31/8/06 del Laboratorio
Bernabó S.A.con fundamento en la marca explotada desde 1984, antiguo registro
n° 1.705.535, "SIPCAR", renovada por Acta n° 2.867.787, y concedida
en el curso de este proceso bajo el n° 2.328.673 (fs. 90). El fundamento de
la oposición fue la confundibilidad con el signo de titularidad de la
demandada, que se vende en los mismos locales, probablemente recetado por los
mismos especialistas y con alto riesgo de confusión del público consumidor.
Consta en este expediente que la autoridad de salud pública autorizó este
medicamento por certificado n° 34.115 como "Sipcar Bromazapan" con
acción terapéutica de "ansiolítico" (fs. 179).
Se ha producido prueba suficiente de que el producto se fabrica desde 1984, y
constan informes de droguerías según los cuales la comercialización es
habitual desde 2004 (Droguería Barracas, fs. 169). Por su parte, Droguería
del Sur informó que comercializa el producto en sus tres variedades desde
antes de 2006, si bien por la modificación del sistema de registro sólo puede
informar desde el año 2006 (fs. 170).
5.En atención al agravio del recurrente, comenzaré por recordar que la Sala
que integro ha afirmado repetidamente que, cuando se traba de cotejar marcas
enfrentadas en la clase 5 del nomenclador, no corresponde aplicar un criterio
particularmente restrictivo (esta Sala I, causa n° 36.089/95 del 23/9/97
entre muchas) ni ceñirse a pautas rígidas, sino atender a las
particularidades concretas de la especie siguiendo un razonamiento
circunstanciado respecto del conjunto de los aspectos que particularizan el
conflicto (Sala I, causa n° 5116/93 del 5/9/96; causa n° 1961/06 del
25/3/2010 y recientemente, causa n° 5302/2010 del 4/4/2013). Ello no significa
soslayar el impacto de la coexistencia de los signos enfrentados sobre el
público al que van destinados, ni los fines de la ley de marcas, ni el
principio general que sostiene que las marcas deben tener capacidad
distintiva y deben ser de fácil diferenciación, pues ello redunda en
beneficios de interés general (conf Fallos 272: 290; 279: 150 y muchos
otros).
6. En el caso bajo examen, me parece determinante aplicar otro importante
criterio de la jurisprudencia del fuero y de la doctrina, que sostiene que
los signos enfrentados deben ser apreciados en forma espontánea y global,
evitando desmembraciones artificiales (esta Sala I, causa n° 587/97 del
14/3/00; causa n°1961/06 del 25/3/2010, entre otros). En consecuencia, no me
parece determinante que ambas marcas estén compuestas de dos sílabas y que
exista diferencia gráfica y fonética entre "SIN", por una parte, y
"SIP", por la otra. Debo señalar, no obstante, que resulta de la
prueba producida que en la clase de los medicamentos, la partícula
"SIN" es indudablemente de uso común y, por el contrario, no lo es
la raíz "SIP" (ver constancias de fs. 151).
A mi modo de ver el conflicto, los aspectos que forman convicción son los que
expondré a continuación.En primer lugar, la marca oponente está en el
comercio desde hace varios años -fecha muy anterior a la solicitud pretendida
por la actora-, y se utiliza para identificar un medicamento ansiolítico, que
es recetado frecuentemente o puede ser recetado en forma combinada con otros
medicamentos para el tratamiento de enfermedades neurológicas, entre ellas el
mal de Parkinson (fs. 225). Este testimonio de la Dra. Sommerfelt no es en
modo alguno descalificado por el hecho de que sea dependiente de Laboratorios
Bernabó S.A., pues de trata de una profesional especialista en neurología y
sus dichos son coherentes con las restantes declaraciones testificales
producidas en el expediente. El segundo aspecto relevante es que tanto el
producto comercializado e instalado en el mercado ("SIPCAR"), como
el destino que se ha manifestado para la marca solicitada por la actora, se
refieren a medicamentos que de alguna manera inciden en el sistema nervioso
central, y pueden crear riesgo de confusión para los pacientes a los que
están destinados pues una de las características de la enfermedad es provocar
un estado de confusión.
Dado ese contexto, mi percepción espontánea y sucesiva de las voces que
componen las marcas enfrentadas me lleva a encontrar similitud. En efecto, en
el plano fonético, el conjunto "SINP" tiene una notable aproximación
a la raíz "SIP" del signo oponente y eso fomenta la probabilidad de
peligro para el público consumidor, que, en atención al tipo de enfermedad de
que se trata, puede ser particularmente vulnerable.Además, es cierto que la
ponderación global de los vocablos y la pronunciación oral, sin lectura
paralela, de ambas marcas, deja una impronta similar en la memoria del
consumidor, pues desaparece la potencialidad distintiva de la letra final
"K".
En suma, juzgo que los agravios de la parte demandada son procedentes y que
corresponde tutelar a la marca ya registrada -y comercializada- frente a la
mera solicitud de ingreso de un nuevo signo en el mercado, máxime atendiendo
a que serán vendidos en los mismos lugares y pueden ser recetados por los
mismos especialistas.
Por lo expuesto, expreso mi voto en el sentido de hacer lugar al recurso de
la demandada, revocar la sentencia de primera instancia y declarar fundada la
oposición formulada por Laboratorios Bernabó S.A.I.C. respecto de la
solicitud de marca "SINPARK" pretendida por la actora, Dr. Lazar y
Compañía. S.A.Q. e I., lo cual conduce al rechazo de la demanda, con costas a
la demandante sustancialmente vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación).
El doctor Francisco de las Carreras adhiere al voto que antecede.
En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el
Tribunal RESUELVE: hacer lugar al recurso de la demandada, revocar la
sentencia de primera instancia, declarar fundada la oposición formulada por
Laboratorios Bernabó S.A.I.C. respecto de la solicitud de marca
"SINPARK" Acta n° 2.675.420, rechazando la demanda, con costas a la
actora vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
E n atención al modo en que se resuelve, se dejan sin efecto los honorarios
regulados a fs. 314 (art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación). Una vez que sean fijados los emolumentos por los trabajos de primera
instancia, se procederá como corresponde en alzada.
El doctor Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en
uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas n° 31/11 y 38/13
-B.O. 17.10.13-.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
María Susana Najurieta
Francisco de las Carreras
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